1. 引 言
按照专利合作条约(即 PCT) 提 出 的 国 际 申请 ,指 明希望获 得中国的发明专利或者实用新型专利保护的 ,在完成国际阶段的 程序后 ,应当根据专利法实施细则第一百二十条 、第一百二十一 条 的规定,向 专利局办理进入 中 国 国家阶段(以下简称 国家阶段) 的手续 ,从而启动国家阶段的程序 。 国家阶段程序包括 :在专利 合作条约允许的限度内进行的初步审查 、 国家公布 ,参考国际检 索和国际初步审查结果进行的实质审查 、授权或驳回 , 以及可能 发生的其他程序。
本章涉及国际申请进入国家阶段条件的审查 、在国家阶段中 对国际申请的初步审查以及在国家阶段中对国际申请所作的事务 处理等内容 。本章仅对上述内容中的特殊问题作出说明和规定 ; 与国家申请相同的其他问题 ,本章没有说明和规定的 ,应当参照 本指南第一部分第一章 、第二章和第五部分的规定。
本章所涉及的初步审查和事务处理的主要内容:
( 1) 根据专利法实施细则第一百二十二条 ,审查声称进入 国 家 阶段 的 国 际 申请是否符合规定 的条件 ,对在 中 国没有效力或失 去效力 的 申请作 出处理。
(2) 根据专利法实施细则第一百二十一条 ,审查 国 际 申请进 入国家阶段时是否提交了符合规定的原始申请的中文译文(以下 简称译文 )或文件 ,根据专利法实施细则第五十条审查译文和文 件是否符合规定 ,对于不符合规定 的 申请作 出处理。
(3) 根据专利法实施细则第一百二十三条 ,审查 申请人提交 国际阶段作出的修改文件译文的时机是否符合规定 ,对于不符合 规定的文件作出处理。
(4)根据专利法实施细则第一百二十一条、第 一百二十 四条、 第一百二十五条 、第一百二十六条 、第一百二十七条 、第一百二
十八条 、第一百三十条 、第一百三十一条以及专利法第十七条 、 第十八条第一款 ,审查与申请有关的其他文件是否提交并符合规 定 ,如有缺陷 ,作出相应处理。
(5) 根据专利法实施细则第一百三十二条 ,对 国 际 申请 的 国家公布等事务作出处理。
2. 国际申请进入国家阶段手续的审查
国际申请希望在中国获得专利保护的 , 申请人应当在专利法 实施细则第一百二十条规定的期限内办理进入国家阶段手续 。该 期限应当按照世界知识产权组织国际局(以下简称国际局 )记录 的最早优先权 日起算 。 国 际 申请在 中 国没有效力或者在 中 国 的效 力丧失的 ,不能进入国家阶段 。办理进入国家阶段手续的 ,应当 符合专利法实施细则第一百二十一条的规定。
申请人在办理进入国家阶段手续时提出撤回优先权要求的, 办理该手续 的期 限仍按照原最早优先权 日起算。
进入国家阶段的国际申请的文件提交地点和方式适用本指南 第五部分第三章的规定 。进入国家阶段的国际申请的费用缴纳除 本章规定的外 ,适用本指南第五部分第二章的规定。
2.1 在中国没有效力
凡是确定 了 国 际 申请 日 的 国 际 申请均 已 由受理局对其是否符 合专利合作条约第 11 条进行 了审查 ,并作 出 了肯定 的结论 ,所 以 只要 国 际 申请指定 了 中 国 ,根据专利法实施细则第一百一十九条 的规定 ,专利局应 当承认该 申请有正规 的 国家 申请 的效力 。审查 员应 当审查声称进入 国家 阶段 的 国 际 申请对 中 国 的指定是否继续 有效。
声称进入国家阶段的国际申请 ,其国际公布文本中没有指定 中国的记载的 ,该国际申请在中国没有效力 ,审查员应当发出国 际 申请不 能进入 中 国 国家 阶段通知书 ,通知 申请人该 国 际 申请进 入国家阶段的手续不予接受。
2.2 在中国的效力丧失
2.2.1 国际局通知效力丧失
对于声称进入 国家 阶段 的 国 际 申请 ,在 国 际阶段 中 , 国 际局 曾经 向专利局传送 了“ 撤 回 国 际 申请 ”(PCT/IB/307 表 )或“ 国 际 申请被认为撤 回 ”(PCT/IB/325 表)通知 的 ,或者传送 了该 国 际 申 请对 中 国“ 撤 回指定 ”(PCT/IB/307 表 )的 ,根据专利法实施细则 第一百二十二条第一款第(一 )项 的规定 ,该 国 际 申请在 中 国 的 效力终止 ,审查员应 当发 出 国 际 申请不能进入 中 国 国家 阶段通知书 ,通知 申请人该 国 际 申请进入 国家阶段 的手续不予接受。
2.2.2 延误办理进入国家阶段的手续
条约 24( 1)
(iii) 申请人未在专利法实施细则第一百二十条规定的期限内办理 进入国家阶段手续 ,或者虽然办理进入国家阶段手续 ,但是不符 合专利法实施细则第一百二十一条第一款第( 一 )项至第(三 ) 项的规定 ,根据专利法实施细则第一百二十二条第一款第(二) 项和第(三 )项 的规定 ,该 国 际 申请在 中 国 的效力终止 ,审查员 应 当发 出 国 际 申请不 能进入 中 国 国家 阶段通知书 ,通知 申请人该 国 际 申请进入 国家阶段 的手续不予接受。
申请人在专利法实施细则第一百二十条规定期限内办理的进 入国家阶段手续不符合规定的 ,审查员应当通知申请人进入国家 阶段的手续存在缺陷而不予接受 。 申请人在规定期限届满之前再 次办理进入 国家阶段手续 ,并且克服 了上述缺 陷 的 ,该 国 际 申请 在中国仍然具有效力。
由于耽误了专利法实施细则第一百二十条规定的期限造成国 际 申请在 中 国 的效力终止 , 申请人按照专利法实施细则第六条第 二款提 出恢复权利请求 的 ,审查 员应 当通知 申请人 ,根据专利法 实施细则第一百二十二条第二款的规定 ,该请求不予接受 。如果 申请人提出耽误上述期限是由于不可抗拒的事由造成的 ,审查员 应当参照专利法实施细则第六条第一款的规定处理 。 申请人在专 利法实施细则第一百二十条规定的期限内足额缴纳了规定的费 用 ,但由于错填申请号等相关信息被视为不符合专利法实施细则 第一百二十一条第一款第(二 )项规定 的 ,可 以在收到 国 际 申请 不能进入 中 国 国家阶段通知书之 日起一个月 内请求专利局更正。
2.2.3 关于选定
条 约 细 则 54 之二 国际申请在规定的期限内选定中国 ,并且该选定直至进入国 家 阶段 时仍然有效 的 ,应 当在专利法实施细则第一百二十条规定 的期限内办理进入国家阶段手续。
是 否 选 定 中 国 应 当 以 国 际 局 传 送 的 “ 选 定 通 知 书 ” (PCT/IB/331 表 )为依据。
在国际局传送 “ 选定通知书 ”之后 ,又传送“ 撤回要求书或 者选定通知书 ”(PCT/IB/339 表 )或者 “ 要求书被认为未提交或 者选定被认为未作 出通知书 ”(PCT/IB/350 表), 并且上述通知 书涉及撤回选定或选定被认为未作出的 , 如果标明的国家有 “ CN ”,则该 国 际 申请对 中 国 的选定无效。
2.3 进入国家阶段的处理
细则 121.2 按照规定办理进入 国家阶段手续 的 国 际 申请 ,凡是经审查在 中 国具有效力 ,且符合专利法实施细则第一百二十一条第一款第 (一 )项至第(三 )项要求 的 ,专利局应 当给予 国家 申请号 ,明确 国 际 申请进入 国家阶段 的 日期(以下简称进入 日),并发 出 国 际 申 请进入 中 国 国家阶段通知书 。进入 日是指 向专利局办理并满足专 利法实施细则第一百二十一条第一款第(一 )项至第(三 )项规 定 的进入 国家 阶段手续之 日 。上述满足要求 的进入 国家 阶段手续 是在 同一 日办理 的 ,该 日 即为进入 日 。上述满足要求 的进入 国家 阶段手续是在不 同 日办理 的 , 以进入 国家 阶段手续最后办理之 日 为进入 日 。在 随后 的审批程序 中 , 申请人办理各种手续 、审查员 发出的各种通知应当使用国家申请号予以标明。
3. 进入国家阶段时提交的申请文件的审查
3.1 进入国家阶段的书面声明
3.1.1 国际申请日
细则 119 国 际 申请 日是在 国 际阶段 由受理局确定 的 。在 国 际 阶段 国 际 申请 日 由于某种原 因被更改 的 , 以更改后 的 日期为准 。进入 国家 阶段 的书面声 明(以下简称进入声 明 ) 中填写 的 国 际 申请 日应 当 与国际公布文本扉页上的记载相同 。 出现不一致情况的 ,审查员 应当依据国际公布文本上的记载依职权加以改正 ,并将改正通知 申请人。
除另有规定外 , 由受理局确定 的 国 际 申请 日视为该 申请在 中 国 的实 际 申请 日。
3.1.2 保护类型
细则 121.1 (1)
条约细则 4.9 (a) 专利法第九条第一款规定 : 同样的发明创造只能授予一项专 利权 。 国际申请指定中国的 ,办理进入国家阶段手续时 ,应当选 择要求获得 的是“ 发 明专利 ”或者“实用新型专利 ”,两者择其一, 不允许同时要求获得 “ 发明专利 ”和“ 实用新型专利 ” 。不符合 规定 的,审查员应 当发 出 国 际 申请不能进入 中 国 国家阶段通知书。
3.1.3 发明名称
进入声明中的发明名称应当与国际公布文本扉页中记载的一 致。 国 际 申请 以外文进行 国 际公布 的 ,发 明名称 的译文 除准确表 达原意外 ,还应当使译文简短 。在译文没有多余词汇的情况下 , 不得根据本指南第一部分第一章第 4.1.1 节 中 的规定对发 明名称 的字数加以限制。
国 际公布文本扉页上记载 的发 明名称一般来 自原始 国 际 申请 请求书 ,个别是由国际检索单位审查员确定的 。对于经国际检索 单位审查员确定的 ,进入声明中应当是该审查员确定的发明名称 的译文。
进入国家阶段时请求修改发明名称的 ,应当以修改申请文件 的形式提出 ,不得将修改后的发明名称直接填写在进入声明中 , 国家公布时不公布修改后的发明名称。
3.1.4 发明人
3.1.4.1 发明人信息的确定
除在 国 际阶段 由 国 际局记录过变更 的情况外 ,进入声 明 中填 写的发明人应当是国际申请请求书中写明的发明人 。专利合作条 约规定 , 国 际 申请有 多个发 明人 的 ,可 以针对不 同 的指定 国有不 同的发明人 。在这种情况下 ,进入声明中要求填写的是针对中国 的发明人 。 国际公布使用外文的 ,应当准确地将发明人的姓名译 成中文 。审查员应当将进入声明中写明的发明人姓名与国际公布 文本扉页上的记载进行核对 。不符合规定的 ,审查员应当发出补 正通知书 ,通知申请人补正 。期满未补正的 ,审查员应当发出视 为撤回通知书。
在 国 际 阶 段 曾 经 由 国 际 局 传 送 过 “ 记 录 变 更 通 知 书 ” (PCT/IB/306 表),通报发 明人或者发 明人姓名变更 的 ,应 当认为 已经 向专利局 申报 ,在进入声 明 中直接填写变更 以后 的信息 。审 查员应当根据国际局的通知 ,将进入声明中写明的有关内容与国 际公布文本及通知书中记载的信息进行核对 。不符合规定的 ,审 查 员应 当发 出补正通知书 ,通知 申请人补正 。期满未补正 的 ,审 查员应当发出视为撤回通知书。
针对中国的发明人经国际局登记已经死亡的 ,在进入国家阶 段时 ,仍应作为发明人填写在进入声明中。
3.1.4.2 国际申请没有发明人事项
细则121.1(4) 在 国 际公布文本 中没有记载发 明人姓名 的 国 际 申请 ,在进入 国家阶段时应当在进入声明中补充写明发明人 。不符合规定的 , 审查员应当发出补正通知书 ,通知申请人补正 。期满未补正的 , 审查员应当发出视为撤回通知书。
审查员对发明人的资格不必审查。
3.1.4.3 发明人的译名
在 国 际阶段 中规定 ,发 明人姓名 的写法应 当姓在前、名 在后, 在进入声明中填写发明人译名时姓和名的先后顺序应当按照其所 属国的习惯写法书写。
申请人认为进入声明中填写的发明人译名不准确的 ,在专利 局作好公布发 明专利 申请或者公告实用新型专利权 的准备工作之 前可以用主动补正的方式提出 。审查员经审查确认改正后的译名 与原文相符 ,应当接受补正 ,并在国家公布或者公告中使用新译 名 。在专利局作好准备工作之后要求改正发明人译名的 ,应当办 理著录项 目变更手续。
3.1.5 申请人
3.1.5.1 申请人信息的确定
细则121.1(4) 进入声 明 中填写 的 申请人 , 除在 国 际阶段 由 国 际局记录过变 更 的情况外 ,应 当是 国 际 申请请求书 中写 明 的 申请人 。 国 际 申请 有多个申请人的 ,根据专利合作条约的规定 ,对不同的指定国可 以写 明不 同 的 申请人。进入声 明 中要求填写 的是对 中 国 的 申请人。 国际公布使用外文 的 ,应 当准确地将 申请人 的姓名或名称 、地址 译成中文 ; 申请人是企业或者其他组织的 ,其名称应当使用中文 正式译文的全称 。审查员应当将进入声明中写明的内容与国际公 布文本扉页上的记载进行核对 。不符合规定的 ,审查员应当发出 补正通知书 ,通知申请人补正 。期满未补正的 ,审查员应当发出 视为撤回通知书。
在 国 际 阶 段 曾 经 由 国 际 局 传 送 过 “ 记 录 变 更 通 知 书 ” (PCT/IB/306 表),通报 申请人变更或者 申请人 的姓名或名称、地 址变更 的 ,应 当认为 已 向专利局 申报 ,在进入声 明 中直接填写变 更以后的信息 。审查员应当根据国际局的通知 ,将进入声明中写明的有关内容与国际公布文本及通知书中记载的信息进行核对。 不符合规定 的 ,审查 员应 当发 出补正通知书 ,通知 申请人补正。 期满未补正的 ,审查员应当发出视为撤回通知书。
经国际局登记已经死亡的申请人 ,进入国家阶段时 ,不应写 入进入声明中 , 已死亡申请人的继承人尚未确定的除外。
专利合作条约规定 , 申请人的国籍 、居所是否如其所声称 , 应当由受理局根据其本国法审查并决定 。经过受理局审查过的信 息记载在国际局出版的国际公布文本扉页上 ,审查员一般不得再 提出疑问。
3.1.5.2 申请人的资格
申请人是外国人 、外国企业或者外国其他组织的 ,应当根据 专利法第十七条 的规定审查 申请人是否有资格提 出 申请。
国 际 申请是 由一个 申请人提 出 的 ,该 申请人通常是 PCT 缔约 国的国民或居民 ,至少是巴黎公约成员国的国民或居民 ,所以申 请人未发生变化的 ,不必再审查其是否符合专利法第十七条的规 定 。 国 际 申请 中有两个或两个 以上 申请人 的 ,专利合作条约规定 只要其 中至少有一人是 PCT 缔约 国 的 国 民或居 民 即可,照此规定, 国 际 申请提 出 时对 中 国 的 申请人就有可能是非 PCT 缔约 国 的 国 民 或居 民 。另外 ,专利合作条约 只对提 出 国 际 申请 时 的 申请人 的所 属 国加 以 限定 ,而 当 申请人发生变更 时 ,对于受让人 的所属 国没 有任何规定。
进入 国家阶段 时 申请人或部分 申请人所属 国有可能是非 PCT 缔约 国。在这种情况下,应 当参照本指南第一部分第一章第 4.1.3.2 节 的规定进行审查。所有 申请人都不符合专利法第十七条规定 的, 应当驳回该申请 。部分申请人不符合专利法第十七条规定的 ,应 当发出审查意见通知书 ,通知申请人删除没有资格的申请人 。如 果 申请人拒绝删 除 ,应 当驳 回该 申请。
3.1.5.3 申请人的译名
在国际阶段中规定 ,申请人为个人时姓名的写法应当姓在前、 名在后 ,在进入声 明 中填写 申请人译名 时姓和名 的先后顺序应 当 按照其所属国的习惯写法书写。
申请人认为进入声 明 中填写 的 申请人译名不准确 的 ,在专利 局作好公布发 明专利 申请或者公告实用新型专利权 的准备工作之 前可以用主动补正的方式提出 。审查员经审查确认改正后的译名与原文相符 ,应当接受补正 ,并在国家公布或者公告中使用新译 名 。 申请人在专利局作好准备工作之后要求改正译名的 ,应当办 理著录项 目变更手续。
3.1.6 审查基础文本声明
在国际阶段 , 申请人在收到国际检索报告之后 ,可以根据专 利合作条约第 19 条 的规定对权利要求书作 出修改,修改应 当在规 定的期限内向国际局提出 。在国际初步审查过程中 , 申请人还可 以按照专利合作条约第 34 条 的规定对说 明书、附 图和权利要求书 作 出修改 ,修改应 当 向 国 际初步审查单位提 出 。此外 , 国 际 申请 进入 国家阶段 时,申请人也可能按照专利合作条约第 28 条或第 41 条提出修改。
由此可见 , 国 际 申请进入 国家 阶段 时 , 除原始 申请文件外 , 可能还要提出一份或几份修改文本 , 申请人应当在进入声明中审 查基础一栏内指明在后续程序中应当依据的文本 , 即对审查基础 文本作出声明。
在 国 际 阶段及进入 国家阶段后均没有对 申请作 出修改 的 ,审 查基础应 当是原始 申请 。 国 际阶段或者进入 国家 阶段 时作 出过修 改并在审查基础文本声明中加以指明的 ,审查使用的文本应当是 以修改文件替换原始 申请相应部分之后 的文本 。 国 际阶段作 出过 修改但在审查基础文本声明中没有指明的 ,应当认为该修改已经 放弃 ,专利局对该修改不予考虑。
审查基础文本声 明 中提及 的 国 际阶段按照专利合作条约第 19 条的修改 ,应当在国际公布文本中有相应内容 ;按照专利合作条 约第 34 条 的修改,应 当在专利性 国 际初步报告之后 附有相应 内容。 审查基础文本声明中提及的国际阶段的修改实际不存在的 ,审查 员应当发出补正通知书 ,通知申请人改正进入声明中审查基础一 栏中的有关内容。
审查基础文本声 明 中提及 国 际 阶段 的修改 的 ,应 当 自进入日起两个月内提交该修改文件的译文 。期限届满时仍未提交的 ,对 声明中提及的修改将不予考虑 ,审查员应当发出修改不予考虑通 知书。
3.2 原始申请的译文和附图
根据专利法实施细则第一百二十一条第一款第(三 )项的规 定 , 国 际 申请 以外文提 出 的 ,在进入 国家 阶段 时 , 需提交原始 国际申请的说明书 、权利要求书的译文 。译文与原文明显不符的, 该译文不作为确定进入 日 的基础。
根据专利法实施细则第一百二十一条第一款第(五 )项的规 定 , 国 际 申请 以外文提 出 的 ,应 当提交摘要 的译文 ,有 附 图和摘 要附图的 ,还应当提交附图副本并指定摘要附图 , 附图中有文字 的 ,应当将其替换为对应的中文文字。
3.2.1 说明书和权利要求书的译文
说明书 、权利要求书的译文应当与国际局传送的国际公布文 本中说明书 、权利要求书的内容相符 。译文应当完整 ,并忠实于 原文 。 申请人不得将任何修改 的 内容加入原始 申请 的译文 中。
国际公布文本中标明是替换页 、更正页的内容一般认为是原 始申请的内容 。在国际申请提出时作为说明书 、权利要求书的一 部分的内容 ,经过受理局审查后宣布 “ 不予考虑 ”,并且在国际 公布文本中加以标注的 ,在译文中应当用中文作出同样的标注 , 例如在没有提供 附 图 的情况下说 明书 中提及 附 图 的 内容。
说 明书(包括 附 图)、权利要求书 中含有违反道德或公共秩序 的内容 ,或者其他贬低性的陈述 ,经国际局认定 ,并在国际公布 时删除的内容 ,不应当再加入原始申请的译文中 。如果上述内容 又出现在译文中 ,审查员应当发出补正通知书 ,通知申请人改正 译文中的错误 。 国际公布时对上述内容没有删除 ,并出现在译文 中 的 ,应 当参照本指南第一部分第一章第 7 节 的规定处理。
在 国 际 阶段 , 国 际 申请说 明书 、权利要求书 中包含有核苷酸 和/或氨基酸序列 ,并且序列表是作为说明书单独部分提交的 , 在提交译文时 ,应当提交一份符合规定的计算机可读形式的序列 表作为说明书的一个单独部分 。 申请人提交的序列表应当与国际 公布的一致 。未提交或者所提交的序列表与国际公布的明显不一 致的 ,审查员应当发出补正通知书 ,通知申请人补正 。期满未补 正的 ,审查员应当发出视为撤回通知书。
序列表部分 的 自 由文字 内容 已写入说 明书 的主要部分 的 ,序 列表部分的任何文字不需要翻译。
说明书中引用的计算机程序语言不需要翻译 , 引用的参考资 料中的编者姓名、文献标题的翻译只要满足国家公布的要求即可。
3.2.2 附 图
根据专利法实施细则第一百二十一条第一款第(五 )项的规定 , 国 际 申请 以外文提 出 ,有 附 图 的应 当提交 附 图副本 。 附 图 中 有文字的 ,应当将其替换为对应的中文文字 ,并且重新绘制附图, 以中文文字替换原文并标注在适当的位置上 。 即使附图中的文字 内容不符合专利法实施细则第二十一条的规定 ,也应当按照原始 申请译出 。重新绘制的附图应当与国际公布文本中的附图相同 , 同 时要满足本指南第一部分第一章第 4.3 节对 附 图 的格式要求。
附 图 中 的 “ Fig ”字样可 以不译成 中文。附 图 中 出现 的计算机 程序语言或作为屏幕显示图像的某些文字内容不必译成中文。
不符合规定的 ,审查员应当发出补正通知书 ,通知申请人补 正 。期满未补正的 ,审查员应当发出视为撤回通知书。
3.2.3 摘要译文和摘要附图
摘要译文应 当与 国 际公布文本扉页记载 的摘要 内容一致 。 国 际检索单位的审查员对申请人提交的摘要作出修改的 ,应当提交 修改后摘要的译文 。例如 , 国际检索报告不包含在首次公布的国 际公布文本 A2 中 ,而在 随后公布 的 国 际公布文本 A3 中 ,并且 国 际公布文本 A3 与 国 际公布文本 A2 扉页记载 的摘要 内容不相 同 的 ,应 当 以 国 际公布文本 A3 中 的摘要 内容为依据译 出。
译文在不改变原文内容的基础上应当简短 ,在没有多余词句 的情况下,审查员不得 以不符合本指南第一部分第一章第 4.5.1 节 关于摘要字数 的规定为理 由要求 申请人修改或依职权修改。
国际公布中没有摘要的 ,进入国家阶段时 , 申请人也应提交 国 际 申请原始摘要 的译文。
摘要译文不符合规定的 ,审查员应当发出补正通知书 ,通知 申请人补正 。期满未补正的 ,审查员应当发出视为撤回通知书。
国 际 申请有摘要 附 图 的 ,应 当在进入声 明 中予 以指定 。指定 的摘要附图应当与国际公布时的摘要附图一致 。首次公布不包括 检索报告,并且首次公布 的 国 际公布文本 A2 与 随后公布 的 国 际公 布文本 A3 使用 的摘要 附 图不一致 的,应 当 以随后公布 时 的摘要 附 图为准 。不符合规定 的 ,审查员可 以通知 申请人补正 ,或者依职 权予 以指定 ,并通知 申请人。
3.3 以中文提出的国际申请以中文提出的国际申请在进入国家阶段时只需要提交进入声明。
3.4 期限届满前的处理
专利合作条约第 23 条( 1)规定 ,在按照第 22 条适用 的期 限届满 以前 ,任何指定局不应处理或审查 国 际 申请 。适用 的期 限是 指 自优先权 日起三十个月 。 同时在第 23 条(2) 又规定 ,尽管有 ( 1) 的规定 ,指定局根据 申请人 的 明确 的请求 ,可 以在任何 时候 处理或审查 国 际 申请。对于选定局 ,专利合作条约第 40 条也作 了 相应的规定。
3.4.1 提前处理
要求专利局在优先权 日起三十个月期 限届满前处理和审查 国 际申请的 ,根据专利法实施细则第一百二十九条的规定 , 申请人 除应当办理第一百二十条和第一百二十一条所述的进入国家阶段 手续外 ,还应当办理下述手续:
( 1)按照专利合作条约第 23 条(2) 的规定提 出 明确 的请求。
(2) 国 际局 尚未 向专利局传送 国 际 申请 的 , 申请人应 当提交 经确认 的 国 际 申请副本 ,该副本是经受理局确认 的 “ 受理本 ”副 本 ,或者是经国际局确认的 “ 登记本 ”副本。
(3 ) 申请人也可以要求国际局按照专利合作条约实施细则
47.4 的规定 向专利局传送 国 际 申请副本,或者 向专利局提 出请求, 由专利局要求 国 际局传送 国 际 申请副本。
对于满足上述要求 的 国 际 申请,审查员应 当及时处理和审查。
3.4.2 暂时不作处理
对于在优先权 日起三十个月期 限届满前办理 了进入 国家阶段 手续 ,但是没有办理专利法实施细则第一百二十九条所述手续的 国 际 申请 ,按照专利合作条约 的规定暂时不作处理。
4. 国际阶段的修改文件译文的审查
4.1 按照专利合作条约第 19 条修改的权利要求书的译文
申请人声 明 以按照专利合作条约第 19 条作 出修改 的权利要求 书作为审查基础 ,并且该修改的国际公布使用外文的 , 申请人应 当在办理进入 国家 阶段手续 时 ,最迟应 当 自进入 日起两个月 内提 交其译文 。根据专利法实施细则第一百二十三条的规定 ,在该期 限之后提交译文的 ,修改部分将不予考虑 ,审查员应当发出修改 不予考虑通知书。国 际公布文本 中包含按照专利合作条约第 19 条 ( 1) 提 出 的修改声 明 ,并且 申请人要求审查员考虑该声 明 的 ,应 当在提交修改的权利要求书译文的同时提交该声明的译文。
改的权利要求书(包括修改 、增加 、删除权利要求 ) 的译 文应当与国际公布文本中记载的相应部分内容一致 。在国际阶段 虽然提 出过,但是 由于不符合专利合作条约实施细则第 46 条 的规 定而未被国际局接受的修改 ,在进入国家阶段时不能再作为按照 专利合作条约第 19 条 的修改提 出。
修改部分的译文应当做成能够与原始申请译文中对应部分互 相替换的修改页 。修改的权利要求书译文的第一页上方应标明 “ 权利要求书(按照专利合作条约第 19 条 的修改 ) ”字样。
在进入国家阶段之后提交该修改文件译文的 ,应当附有补交 修改文件的译文或修改文件表 ,在该表中应当表明将修改后的内 容作为审查基础的意愿。
按照专利合作条约第 19 条修改 的权利要求书 的译文与原始 申 请的权利要求书的译文一起公布 ,该译文应当满足本指南关于公 布的格式要求。
修改文件的译文不符合规定的 ,审查员应当发出修改文件缺 陷通知书 ,通知申请人改正 。期满未改正的 ,审查员应当发出修 改不予考虑通知书。
按照专利合作条约第 19 条修改 的权利要求书又作为 国 际初步 审查的基础 ,并且申请人在进入国家阶段时将其作为专利性国际 初步报告附件的译文提交的 ,在国家公布时不再公布该译文。
4.2 按照专利合作条约第 34 条作出的修改的译文
申请人声 明 以按照专利合作条约第 34 条作 出 的修改作为审查
基础 ,并且该修改是以外文作出的 ,应当在办理进入国家阶段手 续 时 ,最迟应 当 自进入 日起两个月 内提交其译文 。在该期 限之后 提交译文的 ,修改部分将不予考虑 , 审查员应当发出修改不予考 虑通知书。
修改部分的译文内容应当与国际局传送的专利性国际初步报 告所附修改页的内容相符 。在国际阶段申请人声称按照专利合作 条约第 34 条作 出修改 ,但未被审查员采纳,因 而没有作为专利性 国际初步报告附件传送的 ,在进入国家阶段时申请人不应当再将 该 内容作为按照专利合作条约第 34 条 的修改 向专利局提 出。
修改部分的译文应当做成能够与原始申请译文中对应部分互 相替换的修改页 。如果由于修改使该页内容增加 ,可以在该页之 后补入一页或几页。其页码为“Xa ”“Xb ”或“X - 1 ”“X-2 ”。
由于修改使某页完全删除的 ,应当在修改说明中指出 。权利要求 书 中某项被删 除 时 ,可 以保 留原编号 ,注 明 “ 删除 ”字样 ,也可 以将修改后的权利要求书中的权利要求重新连续编号 ,并加以说 明。修改的译文前应附有简短的修改说明,该说明上方应标有 “ 专 利性国际初步报告附件译文 ”字样 。修改说明只需指明修改所涉 及的部分。
在进入国家阶段之后提交专利性国际初步报告附件译文的 , 应当附有补交修改文件的译文或修改文件表 ,在该表中表明以该 修改为审查基础的意愿。
修改文件的译文不符合规定的 ,审查员应当发出修改文件缺 陷通知书 ,通知申请人改正 。期满未改正的 ,审查员应当发出修 改不予考虑通知书。
专利性国际初步报告附件译文在国家公布时不予公布。
5. 其他文件的审查
5.1 委托和委托书
5.1.1 委 托
在 中 国 内地没有经常居所或者营业所 的外 国 申请人 ,其 国 际
申请在进入国家阶段时 ,应当委托专利代理机构办理有关事务 。 如果 申请人没有委托专利代理机构 ,审查 员应 当参照本指南第一 部分第一章第 6.1.1 节 中 的有关规定处理。
在 中 国 内地有经常居所或者营业所 的 申请人 ,其 国 际 申请在 进入国家阶段时 ,可以不委托专利代理机构。
5.1.2 委托书
国 际 申请进入 国家 阶段 时 ,提交 的委托书 除应 当符合本指南
第一部分第一章第 6.1.2 节 的规定外 ,还应 当写 明 国 际 申请号 、 申请人(即委托人 ) 的原文姓名或名称以及中文译名 。 申请人的 原文姓名或名称 , 除有变更的情况外 ,应当与国际公布文本扉页 的记载使用相同的语言并且内容完全一致 ;国际阶段作过变更的, 应 当与“ 记录变更通知书 ”(PCT/IB/306 表 )上记载 的变更后 的 内容完全一致 。译名应当与进入声明中的记载完全一致。
在进入国家阶段的同时办理变更申请人手续的 ,可以只提交 变更后申请人签署的委托书。
国际申请在进入国家阶段时没有提交委托书 ,或者提交的委 托书存在缺 陷 的 ,应 当适用本指南第一部分第一章第 6.1.2 节中 的有关规定。
5.2 要求优先权
5.2.1 要求优先权声明
根据专利法实施细则第一百二十七条第一款的规定 , 申请人 在国际阶段要求了一项或者多项优先权 ,而且在进入国家阶段时 该优先权要求继续有效的 ,视为已经依照专利法第三十条的规定 提出了书面声明。
申请人应 当在进入声 明 中准确地写 明其在先 申请 的 申请 日 、 申请号及原受理机构名称 。 除下段所述情况外 ,写明的内容应当 与国际公布文本扉页中的记载一致 。审查员发现不一致时 ,可以 以 国 际公布文本扉页 中记载 的 内容为依据 ,依职权改正进入 声明 中的不符之处 ,并且及时通知申请人。
国际局曾经向专利局传送的 “ 撤回优先权要求通知书 ” ( PCT/IB/317 表 ) 或 “ 优 先 权 要 求 被 认 为 未 提 出 通 知 书 ” (PCT/IB/318 表 ) 中所涉及 的优先权要求应认为 已经失去效力,
不应写入进入声明中 。不符合规定的 ,审查员应当针对该项优先 权要求发出视为未要求优先权通知书。
在国际阶段受理局对于优先权要求的有效性 , 即作为优先权 基础的在先申请是否在巴黎公约成员国或世界贸易组织成员中提 出 、 申请人是否为 巴黎公约成员 国 的 国 民或居 民 、在先 申请 的 申 请 日是否在 国 际 申请 日前十二个月之 内等 已经作 出审查 ,并且对 不符合上述条件的优先权要求宣布视为未提出的 ,专利局不再提 出疑问。
申请人在国际阶段没有提供在先申请的申请号的 ,应当在进 入声明中写明 。不符合规定的 ,审查员应当发出办理手续补正通 知书 ,期满未答复或者补正后仍不符合规定的 ,审查员应当针对 该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。
申请人认为在国际阶段提出的优先权书面声明中某一事项有 书写错误 ,可 以在办理进入 国家 阶段手续 的 同 时或者 自进入 日起 两个月内提出改正请求 。改正请求应以书面形式提出 ,写明改正 后的优先权事项 。对于申请人未向国际局提交过在先申请文件副本的 ,在提 出改正请求 的 同 时还应 当 附上在先 申请文件副本作为 改正的依据 。不符合规定的 ,视为未提出该改正请求。
进入国家阶段不允许提出新的优先权要求。
5.2.2 在先申请文件副本的提供
申请人在 国 际阶段 已依照专利合作条约 的规定 ,提交过在先
申请文件副本 的 ,专利局不得要求 申请人本人提供在先 申请文件 副本 ,该在先 申请文件副本 由专利局请求 国 际局提供 。专利局 的 审查 员认为有必要核查在先 申请文件副本 的 ,应 当请求 国 际局传 送该 申请 的在先 申请文件副本 。例如 , 国 际检索报告 中相关文件 一栏 内标 明 “ PX ”“ PY ”等类文件 的 ;国 际检索单位审查员没有 检索到 ,但是专利局负责实质审查的审查员在补充检索中检索到 “ PX ”“ PY ”等类文件 的;在 国 际阶段存在援 引加入项 目或部分 的。
国际局通知专利局 , 申请人在国际阶段没有按照规定提交在 先申请文件副本的 , 除另有规定外 ,审查员应当发出办理手续补 正通知书 ,通知申请人在指定期限内补交 ;期满仍未提交的 ,审 查员应当针对相应的优先权要求发出视为未要求优先权通知书。
5.2.3 在先申请文件副本的审查
国 际局提供 了在先 申请文件副本或者 申请人补交 了在先 申请 文件副本 的 ,审查员应 当对在先 申请文件副本进行审查。
5.2.3.1 与优先权声明不一致
审查 员应 当 以在先 申请文件副本为依据 ,检查优先权声 明 中 的各项内容 ,如果与在先申请文件副本中记载的一项或者两项内 容不一致 ,审查员应当发出办理手续补正通知书 ,期满未答复或 者补正后仍不符合规定的 ,审查员应当发出视为未要求优先权通 知书。
5.2.3.2 提供享有优先权的证明
审查 员应 当检查 国 际 申请 的 申请人在 申请 日 时是否有权要求 申请中指明的在先申请的优先权 。对于不是向专利局提出的在先 申请 ,符合下列情况之一 的 ,应 当认为 申请人有权要求优先权:
( 1) 在后 申请 的 申请人与在先 申请 的 申请人为 同一人;
(2) 在后 申请 的 申请人是在先 申请 的 申请人之一;
(3) 在后 申请 的 申请人 由于在先 申请 的 申请人 的转让 、赠与 或者其他方式形成的权利转移而享有优先权。
对于(3) 的情况 ,除 申请人在 国 际阶段 已经作 出符合要求 的 享有优先权的声明以外 , 申请人应当提交相应的证明文件 。证明 文件应当由转让人签字或者盖章 。证明文件应当是原件 ,或者是 经过公证的复印件。
经审查发现 国 际 申请 的 申请人不符合上述( 1)(2)两种情况 的 ,应当检查国际公布文本中是否记载有申请人作出的有权要求 该在先申请优先权的声明 ,如果有该声明 ,并且审查员认为声明 是真实可信 的 ,不得再要求 申请人提交证 明文件 。在没有声 明或 声明不符合要求的情况下,审查员应当发出办理手续补正通知书, 期满未答复或者补正后仍不符合规定的 ,审查员应当发出视为未 要求优先权通知书。
对于在先 申请是在 中 国提 出 的 国家 申请 ,审查员应 当适用本 章第 5.2.6 节 的规定审查在后 申请 的 申请人是否有权要求 申请 中 指明的在先申请的优先权。
5.2.4 优先权要求费
要求优先权 的 , 申请人应 当 自进入 日起两个月 内缴纳优先权
要求费 ;期满未缴纳或者未缴足的 ,视为未要求优先权 ,审查员 应当发出视为未要求优先权通知书。
5.2.5 优先权要求的恢复
5.2.5.1 根据专利法实施细则第一百二十八条的恢复
国 际 申请要求 了优先权 ,且 国 际 申请 日在优先权期 限届满之 后两个月内 ,在国际阶段已经由受理局批准恢复优先权的 ,专利 局一般不再提 出疑 问 , 国 际 申请进入 国家 阶段 时 , 申请人不 需要 再次办理恢复手续 。在 国 际 阶段 申请人未请求恢复优先权 ,或者 提 出 了恢复请求但受理局未批准 , 申请人有正 当理 由 的 ,可 以 自 进入 日起两个月 内请求恢复优先权 ,提交恢复优先权请求书 ,说 明理 由 ,并且缴纳恢复权利请求 费 、优先权要求 费 ,未 向 国 际局 提交过在先 申请文件副本 的 ,同时还应 当 附具在先 申请文件副本。 未按照上述规定办理恢复手续的 ,审查员应当发出视为未要求优 先权通知书。
国 际 申请在 国 际 阶段发生过专利合作条约实施细则 26 条之 二.2 的情形 , 由 国 际局或者受理局宣布过优先权要求视为未提 出 的 , 申请人可 以 自进入 日起两个月 内提交恢复优先权请求书 ,并 且缴纳恢复权利请求费 、优先权要求费 ,对于申请人未向国际局 提交过在先 申请文件副本 的 , 同 时还应 当 附具在先 申请文件副本 作为恢复的依据 。其条件是被视为未提出的优先权要求的有关信 息连同国际申请一起公布过。
办理的恢复手续符合上述规定的 ,准予恢复优先权 ,审查员 发 出恢复权利请求审批通知书 ;不符合规定 的,不 予恢复优先权。
专利法实施细则第六条第一款 、第二款 的规定不适用 申请人 延误专利法实施细则第一百二十八条规定的期限。
5.2.5.2 根据专利法实施细则第六条的恢复
除本章第 5.2.5.1 节另有规定外,国 际 申请在进入 国家阶段后, 由于下述情形之一导致视为未要求优先权的 ,可以根据专利法实 施细则第六条的规定请求恢复要求优先权的权利:
( 1) 申请人在 国 际阶段没有提供在先 申请 的 申请号 ,进入声 明 中仍未写 明在先 申请 的 申请号。
(2) 要求优先权声 明填写符合规定 , 申请人未在规定期 限 内 提交在先 申请文件副本或者优先权转让证 明。
(3) 要求优先权声 明 中在先 申请 的 申请 日 、 申请号和原受理 机构名称中的一项或者两项内容与在先申请文件副本中记载的不
一致。
(4) 要求优先权声 明填写符合规定 ,但未在规定期 限 内缴纳 或者缴足优先权要求费。
有关恢复权利请求 的处理 ,适用本指南第五部分第七章第 6 节的有关规定。
除以上情形外 ,其他原因造成被视为未要求优先权的 ,不予 恢复。
5.2.6 在先申请是在中国提出
国 际 申请要求优先权 的在先 申请是在 中 国提 出 的 国家 申请 , 对于优先权 的初步审查 , 除本章第 5.2.3.2 节外 ,与其他 国 际 申 请的审查完全相同。
在先 申请是在 中 国提 出 的 ,要求优先权 的在后 申请 的 申请人与在先 申请 的 申请人应 当完全一致 ,或者 由在先 申请 的全体 申请 人将优先权转让给在后申请的申请人 。未满足上述条件的 ,视为 未要求优先权。
在先申请是在中国提出的 ,要求优先权的国际申请进入国家 阶段 ,应当看作是要求本国优先权 。对于在提出国际申请时 ,其 要求优先权的在先申请的主题有专利法实施细则第三十五条第二 款第(一)、 第(二 )和第(三 )项所列情形之一 的 ,审查员应 当 发出视为未要求优先权通知书 。 由于国际申请的特殊程序 ,审查 员不按专利法实施细则第三十五条第三款规定对被要求优先权的 在先 申请作 出处理 ; 同样 ,对于在 国 际 申请提 出之后在先 申请被 授予专利权的情况 ,审查员也不处理其有可能造成在先与在后申 请重复授权的问题 ;上述问题均留待后续程序中处理。
5.3 援引加入
根据专利合作条约实施细则的规定 , 申请人在递交国际申请 时遗漏或者错误提交 了某些项 目或部分 ,可 以通过援 引在先 申请 中相应部分 的方式加入遗漏或者正确 的项 目或部分 ,而保 留原 国 际 申请 日 。其 中 的 “ 项目 ”是指全部说 明书或者全部权利要求 , “ 部分 ”是指部分说 明书 、部分权利要求或者全部或部分 附 图。
对于在 国 际 阶段存在援 引加入项 目或部分 的 国 际 申请 , 申请 人在办理进入国家阶段手续时应当提交与援引加入相关的在先申 请文件副本的中文译文,并在进入声明中正确指明援引加入的项 目或部分在原始申请文件译文(或以中文提出的原始申请文件 ) 和在先申请文件副本译文(或以中文提出的在先申请文件副本 ) 中的位置 。不符合规定的 ,审查员应当发出补正通知书 ,通知申 请人补正 ,期满未补正的 ,审查员应当发出视为撤回通知书。
申请人在国际阶段要求了援引加入项目或部分涉及的优先 权 ,但在 国家阶段该优先权不符合本章第 5.2.3.2 节或者第 5.2.6 节 的规定 ,或者受理局关于援 引加入 的项 目或部分 的审批 明显存 在错误的 ,例如 , 申请人在国际阶段未按照规定提交在先申请文 件副本 ,审查 员应 当发 出补正通知书 ,通知 申请人请求修改相对 于 中 国 的 申请 日 以保 留援 引加入项 目或部分 ,或者请求不修改相 对于 中 国 的 申请 日但删 除援 引加入项 目或部分 。期满未补正 的 , 审查员应当发出视为撤回通知书。
如果 申请人请求修改相对于 中 国 的 申请 日 ,审查 员应 当 以 国 际局传送的“ 确认援 引项 目或部分决定 的通知书 ”(PCT/RO/114表 ) 中 的记载为依据 ,重新确定该 国 际 申请在 中 国 的 申请 日 ,并 发 出重新确定 申请 日通知书 。 因重新确定 申请 日而导致 申请 日超 出优先权 日起十二个月 的 ,按照本章第 5.2.5.1 节 的规定请求恢复 优先权的除外 ,审查员还应当针对该项优先权要求发出视为未要 求优先权通知书。
5.4 不丧失新颖性的公开
根据专利法实施细则第一百二十四条的规定 , 国际申请涉及 的发明创造有专利法第二十四条第(二 )项或者第(三 )项所述 情形之一 ,并且在提 出 国 际 申请 时作 出过声 明 的 ,应 当在进入声 明 中予 以说 明 ,并 自进入 日起两个月 内提交专利法实施细则第三 十三条第三款规定的有关证明文件 ;未予说明或者期满未提交证 明文件 的 ,其 申请不适用专利法第二十 四条 的规定。
申请人在进入声明中指明在国际申请提出时要求过不丧失新 颖性宽限期的 , 国际公布文本扉页中应当有相应的记载 ,记载的 内容包括所提及 的不丧失新颖性 的公开发生 的 日期 、地点 、公开 类型以及展览会或会议的名称 。进入声明中提及的展览会应当属 于专利法实施细则第三十三条第一款规定的情形 ,所提及的学术 会议或技术会议应当属于专利法实施细则第三十三条第二款规定 的情形 。不符合规定的 ,审查员应当发出视为未要求不丧失新颖 性宽限期通知书。
在国际公布文本中有记载而在进入声明中没有指明的 , 申请 人可 以在进入 日起两个月 内补正。
由于 国 际 申请 的特殊程序 ,提交证 明材料 的期 限是 自进入 日 起两个月。对于证 明材料 的要求参照本指南第一部分第一章第 6.3 节的规定。
5.5 生物材料样品保藏事项
5.5.1 进入声明中的指明
根据专利法实施细则第一百二十五条第一款的规定 , 申请人 按照专利合作条约规定对生物材料样品的保藏作出过说明的 ,应 当在进入声明中予以指明 。该指明应当包括指出记载保藏事项的 文件种类 ,以及必要 时指 出有关 内容在该文件 中 的具体记载位置。
保藏事项是以非表格形式记载在说明书中的 ,应当在进入声 明 的规定栏 目 中,指 明记载 的 内容在说 明书译文 中 的页码和行数。
审查员应当对译文的相应内容进行检查 。保藏事项记载在“ 关于 微生物保藏 的说 明 ”(PCT/RO/134 表)中或其他单独 的纸页 中 的, 该表或该纸页应当包含在国际公布文本中 。审查员经核对发现在 进入声明中指明的译文的相应位置没有关于保藏事项的记载 ,或 者在进入声 明 中指 明 的“ 关于微生物保藏 的说 明 ”(PCT/RO/134 表 )或其他另页说明并不包含在国际公布文本中的 ,应当发出生 物材料样品视为未保藏通知书 ,认为该生物材料样品的保藏说明 没有作出。
细则 125.2 申请人在国际阶段已经按照专利合作条约的规定对生物材料 样品的保藏作出说明, 但是没有在进入声明中予以指明或指明不准 确的,可以在自进入日起四个月内主动补正。期满未补正的,认为 该生物材料样品的保藏说明没有作出, 审查员应当发出生物材料样 品视为未保藏通知书, 通知申请人该生物材料样品视为未保藏。
5.5.2 生物材料样品保藏说明
根据专利法实施细则第一百二十五条的规定 , 申请人按照专 利合作条约的规定对生物材料样品的保藏作出过说明的 ,应当视 为符合专利法实施细则第二十七条第(三 )项的规定。
条约细则 13 之二.3(a)
13 之二.4(a) 根据专利合作条约实施细则的规定 ,对保藏的生物材料的说 明应包括 的事项有 :保藏单位 的名称和地址 、保藏 日期 、保藏单 位给予的保藏编号 。 只要该说明在国际局完成国际公布准备工作 之前到达国际局 ,就应认为该说明已及时提交 。 因此 , 申请人在 进入声明中所指明的生物材料样品的保藏说明作为说明书的一部 分或者以单独的纸页包含在国际公布文本中 ,其内容包括上述规 定事项 ,审查员应当认为是符合要求的说明 。在国际阶段申请人 没有作出生物材料样品保藏说明 ,而在进入声明中声称该申请涉 及生物材料样品保藏的 ,审查员应当发出生物材料样品视为未保 藏通知书 ,通知申请人该生物材料样品视为未保藏。
如果 申请人在 申请 日时提交 了生物材料样 品 的保藏证 明 ,并 且国际局将其作为国际申请的一部分包含在国际公布文本中 , 申 请人请求对生物材料样品保藏说明中遗漏事项作出补充的 ,审查 员可以以国际公布文本中的保藏证明为依据 ,同意其补充或改正。
审查员发现生物材料样品保藏说明与保藏证明中记载的保藏 事项的内容不一致 ,并且可以确定不一致是由于保藏说明中的书 写错误造成 的 ,审查 员应 当发 出办理手续补正通知书 ,通知 申请人补正 。期满未补正 ,审查员应当发出生物材料样品视为未保藏 通知书 ,通知 申请人该生物材料样 品视为未保藏。
生物材料样品保藏的说明是以 “ 关于微生物保藏的说明 ” (PCT/RO/134 表 )的形式或者 以说 明书 以外 的其他单独纸页形式 提交的 ,作为国际申请的一部分 ,进入国家阶段时应当译成中文 。 没有译成中文的 ,审查员应当发出办理手续补正通知书 ,通知申 请人补正 。期满未补正 ,视为没有作出生物材料样品保藏说明,
审查 员应 当发 出生物材料样 品视为未保藏通知书 ,通知 申请人该 生物材料样品视为未保藏。
5.5.3 生物材料样品保藏证明
由于国际申请的特殊程序 ,提交生物材料样品保藏证明和存 活证 明 的期 限是 自进入 日起 四个月 。对保藏证 明和存活证 明 内容 的审查 ,适用本指南第一部分第一章第 5.2.1 节 的规定。
5.6 遗传资源的来源
国 际 申请涉及 的发 明创造 的完成依赖于遗传资源 的 , 申请人 应当在进入声明中予以说明 ,并填写遗传资源来源披露登记表 。 不符合规定 的 ,审查 员应 当发 出补正通知书 ,通知 申请人补正 。 期满未补正的 ,审查员应当发出视为撤回通知书 。补正后仍不符 合规定 的 ,该专利 申请应 当被驳 回。
5.7 进入国家阶段后对申请文件的修改
专利法实施细则第一百三十条规定 , 申请人可以在办理进入 国家阶段手续之后在规定的期限内提出对专利申请文件的修改 , 此种修改称为国家阶段的修改。
要求获得实用新型专利权 的 国 际 申请 , 申请人可 以 自进入 日 起两个月 内对专利 申请文件主动提 出修改。
要求获得发明专利权的国际申请 ,可以按照专利法实施细则
第五十七条第一款 的规定对 申请文件主动提 出修改。
当 国 际 申请进入 国家阶段 时 , 申请人 明确要求 以按照专利合 作条约第 28 条或第 41 条作 出 的修改为审查基础 的 ,可 以在提交 原始 申请译文 的 同 时提交修改文件 ,该修改视为按照专利法实施 细则第一百三十条的规定主动提出的修改。
申请人提交修改文件时应当附有详细的修改说明。修改说明可 以是修改前后内容的对照表,也可以是在原文件复制件上的修改标注 。修改是在进入国家阶段时提出的 ,在修改说明上方应当注明 “ 按照专利合作条约第 28 条(或第 41 条) 作出修改 ”的字样。
修改的内容应当以替换页的形式提交 , 替换页与被替换页的 内容应当相互对应 ,与被替换页的前 、后页内容相互连接。
5.8 改正译文错误
根据专利合作条约 的规定 , 国 际 申请在每个指定 国 内 自 国 际申请 日起具有正规 的 国家 申请 的效力 。 因此 , 由 国 际局传送给指 定局或选定局 的 国 际 申请是具有法律效力 的文本 。 以该文本为依 据发现进入国家阶段时提交的译文存在错误的 ,在满足专利法实 施细则第一百三十一条规定的条件下 ,允许改正译文中的错误。
译文错误是指译文文本与国际局传送的原文文本相比个别术 语 、个别句子或者个别段落遗漏或者不准确的情况 。译文文本与 国际局传送的原文文本明显不符的情况不允许以改正译文错误的 形式进行更正。
申请人可以在专利局作好公布发明专利申请或者公告实用新 型专利权的准备工作之前办理改正译文错误手续。
申请人改正译文错误 , 除提交改正页外 ,还应当提交书面改 正译文错误请求 ,并且缴纳规定的译文改正费 。不符合规定的 , 审查员应当发出视为未提出通知书。
译文改正页与原始译文的相应页应当能够相互替换 , 即替换 后 的前 、后页 内容能够连接。
如果不符之处是非文字部分 ,如数学式 、化学式等 ,不作为 译文错误处理 ,仅要求申请人作出补正。
5.9 实质审查请求
进入国家阶段的国际申请 ,如果指定了中国的发明专利 , 自 优先权 日起三年 内应 当提 出实质审查请求 ,并缴纳实质审查 费 。 审查员应 当按照本指南第一部分第一章第 6.4 节 的规定进行审查。
5.10 著录项目变更
5.10.1 经国际局记录的变更
5.10.1.1 国际局通知的效力
在国际阶段国际局应申请人或受理局的要求 ,对请求书中的申请人或其姓名(名称)、居所、国籍或地址 的变更 ,或者对请求 书中的发明人或其姓名的变更进行记录 ,并书面通知指定局 。专 利局收到 国 际局“ 记录变更通知书 ”(PCT/IB/306 表),应 当认为 申请人 已 向专利局提 出 了著录项 目变更 申报 , 即不 需要就该项变 更再提交著录项 目变更 申报书及缴纳变更手续 费 。 国 际 申请进入 国家阶段 时 ,应 当直接使用变更后 的著录项 目。
5.10.1.2 补交证明材料
按照专利法实施细则第一百二十一条第一款第(六 )项的规 定 ,在 国 际阶段 向 国 际局 已办理 申请人变更手续 的 ,必要 时 申请 人应 当提供变更后 的 申请人享有 申请权 的证 明材料 。例如 , 国 际 局传送 的“ 记录变更通知书 ”(PCT/IB/306 表 )中记载 的变更事项 是由中国内地的单位或个人将申请权转让给外国人 、外国企业或 者外 国其他组织 的,适用本指南第一部分第一章第 6.7.2.2 节第(3) (ii) 项 的规定 。没有提交证 明文件 的 ,审查 员应 当发 出补正通知 书 ,通知 申请人补交 ,期满未补交 的 ,审查 员应 当发 出视为撤 回 通知书。
国 际局传送 的记录变更通知书 中指 明变更 的项 目是 申请人 的 姓名或名称、地址 以及发 明人姓名 的,不 需要提供任何证 明材料, 应当认为变更已经生效。
5.10.2 国家阶段的著录项目变更
进入 国家阶段 时或之后办理著录项 目变更手续 的 ,适用本指 南第一部分第一章第 6.7.1 节 的规定。
除本指南第一部分第一章第 6.7.2 节所述 的几种著录项 目变 更证明文件外 , 以下两种情况 , 申请人或发明人所作的声明也可 以作为申报变更的证明文件:
( 1) 在 国 际 申请提 出时填写 了错误 的 申请人姓名或名称;
(2) 在 国 际 申请提 出时填写 了错误 的发 明人姓名。
5.11 请求复查
5.11.1 提出复查请求
根据专利合作条约 的规定 ,允许 申请人 向作为指定局或选定
局的专利局提出复查请求的情况是:
( 1) 受理局拒绝给予 国 际 申请 日 ,或者宣布 国 际 申请 已被认为撤回;
(2) 国 际局 由于在规定期 限 内没有收到 国 际 申请 的登记本而 宣布该申请被视为撤回。
复查请求应 当 自收到上述处理决定 的通知之 日起两个月 内 向 专利局提出 ,请求中应当陈述要求复查的理由 , 同时附具要求进 行复查处理决定的副本 。 国际局应申请人请求传送的有关档案文 件的副本随后到达专利局。
5.11.2 其他手续
申请人在按照本章第 5.11.1 节所述提 出复查请求 的 同时 ,应 当向专利局办理专利法实施细则第一百二十条和第一百二十一条 规定的进入国家阶段手续 ,并且在进入声明中标明已经提出复查 请求的事实。
5.11.3 复查及复查后的处理
审查员认为复查请求是按照专利合作条约及其实施细则规定 提 出 ,并且按照规定办理 了进入 国家 阶段手续 的 ,应 当对受理局 或国际局作出的决定是否正确进行复查。
审查员认为上述国际单位的决定是正确的 ,该国际申请在中 国 的效力终止 ,应 当按照本章第 2.2.1 节 的规定办理。
审查员认为上述国际单位的决定是不正确的 ,应当认定该国 际申请在中国是有效的 ,并继续进入国家阶段的处理和审查 。对 于受理局 尚未确定 国 际 申请 日 的 申请 ,审查 员应 当通知 申请人 , 该 申请被认为是在应 当确定为 国 际 申请 日 的那一 日 向专利局提 出 的。
由于国际阶段程序的中断而没有完成国际公布的申请 ,审查 员进行本章规定的审查时 ,应当以国际局传送的档案文件中登记 本的副本代替本指南中提及的国际公布文本。
5.12 国际单位错误的改正
5.12.1 改正国际单位错误的声明
由于国际单位在事务处理上的疏忽而造成发出错误的通知 书 、在国际公布文本上出现了错误的记载 、 国际公布文本错误或者造成漏发通知书 、遗漏记载 , 由此导致进入国家阶段后审查员 作出 “ 国 际 申请在 中 国 的效力终止 ”“ 补正 ”“ 优先权视为未要 求 ”等处理 的 , 申请人可 以 自审查员发 出相应 的通知书之 日起六 个月之内要求改正国际单位错误 ,该要求可以以 “ 意见陈述书 ” 的形式提出。
5.12.2 附 件
申请人提交要求改正国际单位错误的意见陈述书的同时 ,应 当提供国际局已经改正或者已经接受改正的相应文件的复制件作 为 附 件 。 例 如 : 国 际 公 布 文 本 的 改 正 本 、 “ 记 录 变 更 通 知 书 ” (PCT/IB/306 表 ) 的改正页 、 “ 选定通知书 ”(PCT/IB/331 表) 的改正页等 。没有附件的改正要求不予接受。
5.12.3 改正后的处理
经审查或者经与国际局联系 ,证明确实是国际单位的错误并 且已经由国际局作出改正 ,专利局应当承认改正后的结论 。 由于 国 际单位错误而作 出 “ 国 际 申请在 中 国 的效力终止 ”结论 的 ,专 利局应当重新接受译文和费用 ,并以第一次办理并满足专利法实 施细则第一百二十一条第一款第(一 )项至第(三 )项规定 的进 入 国家阶段手续之 日为进入 日 。在等待 国 际单位改正错误期 间 , 办理某种手续的期限已经届满 , 由于错误尚未改正而无法按期办 理的(例如提出实质审查请求 、提交生物材料样品保藏及存活证 明、提交不丧失新颖性公开证明等), 申请人还应当在提交要求改 正国际单位错误的意见陈述书的同时 ,完成各种耽误的手续 。审 查员对此应 当认为是在规定期 限 内完成 的。
由于国际单位错误而作出的其他导致申请人权利丧失的结 论 ,经国际局通知改正错误后 ,应当恢复其相应的权利。
6. 国家公布
国家公布仅适用于进入中国的发明专利的国际申请 。根据专 利法实施细则第一百三十二条第一款的规定 ,对于要求获得发明 专利权 的 国 际 申请 ,专利局经初步审查认为符合专利法及其实施 细则有关规定的 ,应当在发明专利公报上予以公布 。 国际申请是 以 中文 以外文字提 出 的 ,还应 当公布 申请文件 的 中文译文。
国 际 申请在进入 国家阶段之前 多数 已 由 国 际局 自优先权 日起满十八个月完成国际公布 ,根据专利合作条约规定 ,如果国际公 布使用的语言和在指定国按本国法公布所使用的语言不同 ,指定 国可以规定 ,就权利的保护而言 ,公布的效力仅从使用后一种语 言的译文按照本国法的规定予以公布后才产生 。专利法实施细则 第一百三十二条第二款对此作了明确规定 ,对于以中文以外文字 提出的国际申请 ,专利法第十三条规定的要求临时保护的权利是 在完成国家公布之后产生 。 由国际局以中文进行国际公布的 , 自 国 际公布 日或者专利局公布之 日起适用专利法第十三条 的规定。
国家公布 的另一 目 的是将该 申请进入 国家 阶段 的信息告知公 众。
6.1 何时公布
除本章第 3.4 节所述 的情况外,多数 国 际 申请在 自优先权 日起 满十八个月后进入国家阶段 ,不适用专利法第三十四条的规定 。 专利局对进入 国家阶段 的 国 际 申请进行初步审查,认为合格之后, 应当及时进行国家公布的准备工作。
6.2 公布形式
6.2.1 国际公布是使用外文的申请
国家公布以在发明专利公报中的登载和发明专利申请单行本 的出版两种形式完成。
6.2.2 国际公布是使用中文的申请
国家公布以在发明专利公报中的登载完成 。 以中文提出的国 际 申请在完成 国 际公布前 , 申请人请求提前处理并要求提前进行 国家公布的 , 国家公布以在发明专利公报中的登载和发明专利申 请单行本的出版两种形式完成。
6.3 公布内容
6.3.1 发明专利公报中国家公布的内容
国际申请的国家公布在发明专利公报中与国家申请的公布分 开 ,作为单独 的一部分 。 国 际 申请 的 国家公布 由著录项 目 、摘要 和摘要 附 图(必要 时 )组成 。著录项 目包括 : 国 际专利分类号 、 申请号 、公布号 、 申请 日 、 国 际 申请号 、 国 际公布号 、 国 际公布 日 、优先权事项 、专利代理事项 、 申请人事项 、发明人事项 、发明名称和 电子形式公布 的核苷酸和/或氨基酸序列表信息等。
发明专利公报中的索引部分是将公布的国际申请与国家申请 合并按照规定序列编辑的。
6.3.2 发明专利申请单行本的内容
国 际 申请 的发 明专利 申请单行本 的 内容应 当包括扉页 、说 明 书和权利要求书的译文 、摘要的译文 ,还可以包括附图及附图中 文字 的译文。必要 时 ,包括核苷酸和/或氨基酸 的序列表部分、记 载 有 生 物 材 料 样 品 保 藏 事 项 的 “ 关 于 微 生 物 保 藏 的 说 明 ” (PCT/RO/134 表 ) 的译文 、按照专利合作条约第 19 条修改后 的 权利要求书的译文以及有关修改的声明译文 。修改后的权利要求 书的译文应当排在原始提出的权利要求书译文的后面 。扉页的内 容应 当与 同 时 出版 的发 明专利公报 中对 同一 申请公布 的 内容完全 一致。
7. 缴费的特殊规定
7.1 申请费、公布印刷费、申请附加费及宽限费
申请费 、公布印刷费及宽限费应当在专利法实施细则第一百 二十条规定 的期 限 内缴纳。
申请人在收到 国 际 申请进入 中 国 国家阶段通知书之后 ,应 当 以 国家 申请号缴纳相关 费用 ,在此之前可 以 以 国 际 申请号缴纳相 关费用。
申请人在办理进入 国家阶段手续 时未缴纳或未缴足 申请 附加 费的 ,审查员应当通知申请人在指定期限内缴纳 ,期满未缴纳或 未补足 的 ,该 申请被视为撤 回。
7.2 费用减免
7.2.1 申请费的免缴
由 中国专利局作为受理局受理并进行 国 际检索 的 国 际 申请在 进入 国家阶段 时免缴 申请 费及 申请 附加费。
7.2.2 实质审查费的减免
由中国专利局作 出 国 际检索报告及专利性 国 际初步报告 的 国 际 申请 ,在进入 国家 阶段并提 出实质审查请求 时 ,免缴实质审查 费。
7.2.3 复审费和年费的减缴
国 际 申请 的 申请人缴纳复审 费和年 费确有 困难 的 ,可 以根据专利收费减缴办法向专利局提出收费减缴的请求。
7.3 其他特殊费用
在 国 际 申请 国家阶段流程 中 除本指南第五部分第二章第 1 节 提到 的几种费用 以及本章第 7.1 节提到 的宽 限费外,还有 以下几种 特殊费用:
( 1 )译文改正费应当在提出改正译文错误请求的同时缴纳。
(2) 单一性恢复 费 ,应 当在审查 员发 出 的缴纳单一性恢复 费 通知规定的期限内缴纳(有关单一性恢复费的详细说明参见本部 分第二章第 5.5 节)。
(3) 核苷酸和/或氨基酸序 列表作为 说 明 书 的单独 部分超 过400 页的, 该序列表按照 400 页计算。
第二章 进入国家阶段的国际申请的实质审查
1. 引 言
进入 国家阶段 的 国 际 申请 的实质审查,是指对符合专利法 及其实施细则的规定进入国家阶段要求获得发明专利保护的 国 际 申请 的实质审查。进入 国家 阶段 的 国 际 申请 ,可 以是根据 专利合作条约第 22 条未经 国 际初步审查 的 国 际 申请 ,也可 以 是根据专利合作条约第 39 条经过 国 际初步审查 的 国 际 申请。
2. 实质审查原则
2.1 实质审查的基本原则
根据专利合作条约第 27 条( 1) 的规定 ,任何缔约 国 的本 国法不得对国际申请的形式或内容提出与专利合作条约及其 实施细则 的规定不 同 的或其他额外 的要求。专利合作条约第 27 条(5) 又规定 ,专利合作条约及其实施细则 中 ,没有一项规 定的意图可以解释为限制任何缔约国按其意志规定授予专利 权 的实质条件 的 自 由。尤其是专利合作条约及其实施细则关于 现有技术的定义的任何规定是专门为国际程序使用的 ,因而各 缔约国在确定国际申请中请求保护的发明是否可以被授予专 利权 时 ,可 以 自 由适用本 国法关于现有技术 的标准。
基于专利合作条约的规 定,对于进入国家阶段 的国际申 请 ,应 当根据 以下原则进行审查:
( 1)申 请 的形式或 内容 ,适 用专利法及其实施细则和本指 南的规定,但上述规定与专利合作条约及其实施细则的规定不 同的 , 以专利合作条约及其实施细则的规定为准。
(2)授 予专利权 的实质条件 ,适用专利法及其实施细则和 本指南的规定。
2.2 与授予专利权的实质条件有关的条款
本章第 2.1 节(2)中规定 的“ 授予专利权 的实质条件 ”涉 及专利法及其实施细则中的以下条款:
专利法第二条第二款 :发明的定义;
专利法第五条 :违反法律 、社会公德或者妨害公共利益的 发明创造 ,以及违反法律 、行政法规的规定获取或者利用遗传资源并依赖该遗传资源完成的发明创造;
专利法第九条第一款及专利法实施细则第四十七条:避免 重复授权;
专利法第九条第二款 :先 申请原则;
专利法第十九条 :保密审查;
专利法第二十二条 :新颖性 、创造性和实用性;
专利法第二十五条第一款第(一 )项至第(五 )项 :不授 予专利权的客体;
专利法第二十六条第三款 :发明的充分公开;
专利法第二十六条第四款 :权利要求书以说明书为依据, 清楚 、简要地限定要求专利保护的范围;
专利法第二十六条第五款及专利法实施细则第二十九条 和第一百二十六条 :遗传资源来源的披露;
专利法第二十九条 :优先权;
专利法第三十 一条及专利法实施细则第三十九条和第四 十八条 :单一性;
专利法第三十三条及专利法实施细则第四十九条第一款: 修改及分案申请不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;
专利法实施细则第十一条 :诚实信用;
专利法实施细则第二十三条第二款:独立权利要求应当包 括发明的全部必要技术特征。
3. 实质审查依据文本的确认
3.1 申请人的请求
在进入 国家阶段时 ,国 际 申请 的 申请人需要在进入声 明 中 确认其希望专利局依据的审查文本。
国 际 申请 国家阶段 的实质审查 ,应 当按 申请人 的请求,依 据其在进入声明中确认的文本以及随后提交的符合有关规定 的文本进行。
3.2 审查依据的文本
作为实质审查基础的文本可能包括:
( 1)对 于 以 中文作 出 国 际公布 的 国 际 申请 ,原始提交 的 国 际 申请;对 于使用外文公布 的 国 际 申请,原 始提交 的 国 际 申请 的中文译文。
(2)对 于 以 中文作 出 国 际公布 的 国 际 申请 ,根据专利合作 条约第 19 条提交 的修改 的权利要求书 ;对于使用外文公布 的 国 际 申请 ,根据专利合作条约第 19 条提交 的修改 的权利要求 书的中文译文。
(3)对 于 以 中文作 出 国 际公布 的 国 际 申请 ,根据专利合作 条约第 34 条提交 的修改 的权利要求书 、说 明书和 附 图 ;对于 使用外文公布 的 国 际 申请 ,根据专利合作条约第 34 条提交 的 修改的权利要求书 、说明书和附图的中文译文。
(4)根据专利法实施细则第五十条和/或第一百二十一条 提交的补正文本。
(5)根据专利法实施细则第一百三十条第二款或第五十七 条第一款提交的修改文本。
根据专利合作条约第 28 条或第 41 条提交 的修改 的权利要 求书、说明书和附图视为根据专利法实施细则第一百三十条第 二款或第五十七条第一款提交的修改文本。
作为审查基础的文本以审查基础声明中指明的为准。审查 基础声 明包括 :进入声 明规定栏 目 中 的指 明 ,以及进入 国家阶 段之后在规定期限内以补充声明的形式对审查基础的补充指 明 。后者是对前者的补充和修正。
按照规定提交的援引加入的项 目或部分应 当 是原始 申请 文件 的一部分。申请人在进入声 明 中指 明 申请文件 中含有援 引 加入 的项 目或部分 的,审查员应 当在初步审查部 门审查 的基础 上(参见本部分第一章第 5.3 节),核实援 引加入项 目或部分是 否完全包含在在先申请文件副本和其中文译文之中 。未包含 的,应 当 以 国 际局传送 的“确认援 引项 目或部分决定 的通知书 ” (PCT/RO/114 表 )中 的记载为依据 ,重新确定 国 际 申请相对于 中 国 的 申请 日。
对于国际阶段的修改文件,进入国家阶段未指明作为审查 基础的 ,或者虽指明但未按规定提交中文译文的,不作为实质 审查的基础。
此外 ,申请人在 国 际 申请进入 国家阶段后提 出实质审查请求 时,或者在收到专利局发 出 的发 明专利 申请进入实质审查阶 段通知书之 日起三个月 内,可 以根据专利法实施细则第五十七 条第一款 的规定对 申请文件进行修改。
有关审查依据文本的确认,适用本指南第二部分第八章第4.1 节 的规定 。上述修改文本 以及按照专利法实施细则第五十 七条 的规定提交 的修改文本 的审查,适用本指南第二部分第八 章第 5.2 节 的规定。
3.3 原始提交的国际申请文件的法律效力
对于 以外文公布 的 国 际 申请,针对其 中文译文进行实质审 查 ,一般不需核对原文;但是原始提交的国际申请文件具有法 律效力 ,作为 申请文件修改 的依据。
对于 国 际 申请,专利法第三十三条所说 的原说 明书和权利 要求书是指原始提交 的 国 际 申请 的权利要求书、说 明书及其 附 图 ,包含援 引加入 的项 目或者部分。
4. 实质审查中的检索
4.1 一般原则
对于进入 国家阶段实质审查 的 国 际 申请,一般应 当作全面 检索 。有关检索的要求适用本指南第二部分第七章的规定。
4.2 节约原则
从节约原则上考虑,审查员应当参考国际检索报告和专利 性 国 际初步报告所提供 的信息。但 是 需要注意,申 请人要求作 为审查依据的文本与作出国际检索报告和专利性国际初步报 告所依据的文本是否一致 ,以及要求保护的主题在国际阶段是 否已被全面检索。
申请人要求作为审查依据的文本,其要求保护的主题已经 在作出国际检索报告和专利性国际初步报告所依据的文本基 础上进行了修改的,或者要求保护的主题在国际阶段未被全面 检索的 ,审查中不能简单地使用国际检索报告和专利性国际初 步报告的结果 ,而需要对检索结果重新分析 ,并根据需要作出 补充检索。
国际检索报告中所列出 的对比文件和专利性国 际初步报 告中引入的对比文件足以破坏专利申请的新颖性和创造性的, 则无 需对该专利 申请做进一步 的检索。
需要注意的是 ,国际检索报告中所列出的某些文件类型与 中国国家阶段实质审查的检索报告中所列出的相应文件类型 含义不 同,例如 P 类文件和E 类文件。在 国 际检索报告 中 ,“P ”表示 公布 日 先于 国 际 申请 的 申请 日但迟 于其所要求 的优 先权 日 的文件 , “ E ”表示 申请 日或优先权 日早于 国 际 申请 的 申请 日(非优先权 日), 公布 日在该 国 际 申请 日 的 当天或之后且其 内容涉及 国 际 申请 的新颖性 的专利文件。在 国 际检索报告 中 出 现的 E 类文件可能成为 国家阶段检索报告 中 的 PE 类或 E 类文 件。
5. 实质审查所涉及的内容和审查要求
本节重点说明进入国家 阶段的国际申请的实质 审查与国 家 申请实质审查 的 区别之处,对于相 同之处则仅仅简单列举和 指引参照相应的章节。
5.1 专利性国际初步报告的使用
国 际 申请 的 国 际初步审查是根据专利合作条约第 33 条( 1) 的规定对请求保护的发明看起来是否有新颖性、是否有创造性 (非显而易见性 )和是否有工业实用性提出初步的无约束力的 意见 。专利合作条约第 33 条(2) ~(4) 对于新颖性 、创造 性和工业实用性的判断标准提出了具体要求 ,同时专利合作条 约第 33 条(5)说 明 ,该条(2) ~(4)所述标准 只供 国 际初 步审查使用。任何缔约国为了决定请求保护的发明在该国是否 可以获得专利 ,可以采用附加的或不同的标准。
对 附有专利性 国 际初步报告 的 国 际 申请,从节约原则上考 虑,审查员应当参考专利性国际初步报告中所提供的意见。但 是需要注意 ,申请人要求作为审查依据的文本与作出专利性国 际初步报告所依据 的文本是否一致。如果在 申请人要求作为审 查依据的文本中所要求保护的主题已经在作出专利性国际初 步报告所依据 的文本基础上进行 了修改,则通常可 以不参考专 利性国际初步报告中对发明是否满足新颖性、创造性、工业实 用性和其他授权条件所作出的判断。
需要强调的是,不能简单地将专利性国际初步报告中所给 出的参考性意见作为国家阶段实质审查的结论性意见。审查员 还应 当注 意在专利性 国 际初步报 告 中是 否 引用 了 未 列入 国 际 检索报告中的其他现有技术。
对于进入 国家阶段 的 国 际 申请 的实质审查,审查员应 当对 该专利申请是否符合专利法及其实施细则的实质要求作出独 立的判断。
5.2 审查申请是否属于不授予专利权的发明创造
对进入国家阶段的国际申请进行实质审查时,首先应当对 该申请的主题是否属于专利法第五条和第二十五条规定的情 形 、是否符合专利法第二条第二款的规定进行审查。进入国家 阶段的国际申请属于专利法第五条或专利法第二十五条规定 不授予专利权的发明创造(例如赌博工具 、原子核变换方法) 的 , 即使其 申请主题不属于专利合作条约实施细则第 39 条规 定所排除的内容 ,也不能被授予专利权。
有关这方面 的审查要求,适用本指南第二部分第一章 的规 定。
5.3 优先权的审查
国 际检索报告 中列 出 了 PX 、PY 类对 比文件 的,审 查员应 当对 国 际 申请 的优先权进行核实。
国 际 申请 的优先权不能成立 的 ,审查员应 当通知 申请人。 在这种情况下 ,这些标有 PX 、PY 的对 比文件在对 国 际 申请进 行新颖性、创造性审查时可作为评价其新颖性、创造性的现有 技术。
国 际 申请 的优先权成立 的 ,则应 当对其 中标有 PX 的对 比 文件进行核查 。若标有 PX 的对 比文件是 中 国 的专利 申请(或 专利), 或者是指定 中 国 的 国 际 申请 ,且其 申请 日早于该 国 际 申请 的优先权 日,则 在对该 国 际 申请进行新颖性审查时 ,应 当 判断该对比文件是否构成抵触申请。
国 际检索报告 中列 出 了 E 类对 比文件,且对 比文件是 中 国 的专利 申请(或专利),或者是进入 中 国 国家阶段 的 国 际 申请, 并且其 申请 日介于该 国 际 申请 的优先权 日和 申请 日之 间 的,则 也应当核实国际申请的优先权 。 国际申请的优先权不能成立 的,在对 国 际 申请进行新颖性审查时 ,应 当判断该对 比文件是 否构成抵触申请。
在进入国家阶段的国际 申请的实质审查中检索 到了在国 际 申请 的优先权 日与 申请 日之 间公开 ,并影响其新颖性、创造 性 的对 比文件,或者检索到 了在 国 际 申请 的优先权 日与 申请 日 之 间 由任何单位或者个人 向专利局提 出 申请并 已公开 的、影 响 其新颖性的在先申请或在先专利,审查员应当对国际申请的优 先权进行核实。
需要注意 的是 ,国 际 申请要求 了优先权 ,且 国 际 申请 日在 优先权期 限届满之后 2 个月 内,申 请人有正 当理 由 的 ,可 以依 据专利法实施细则第一百二十八条 的规定 自进入 日起 2 个月 内 请求恢复优先权(参见本部分第一章第 5.2.5.1 节)。
5.4 新颖性和创造性的审查
对于专利性国际初步报告中列出、但没有被国际初步审查 意见考虑 的某些 已公布 的文件和非书面公开,在进入 国家阶段 的 国 际 申请 的实质审查 中,对发 明 的新颖性和创造性进行判断 时应予考虑。
专利性 国 际初步报告 中列 出 的非书面公开是指:在 国 际 申 请 的 申请 日或者有效 的优先权 日之前 ,通过 口头公开 、使用、 展览或者其他非书面方式向公众公开,而且这种非书面公开的 日期记载在 与 国 际 申请 的 申请 日或者有 效 的优先权 日 同 日或 者在其之后公众可以得到的书面公开之中。这种非书面公开在 国际初步审查阶段不构成现有技术。
专利性国际初步报告中列出的某些已公布的文件是指:在 国 际 申请 的 申请 日或者有效 的优先权 日之前提 出 申请、并且是 在 该 日期之 后或 与该 日期 同 日 公布 的专利 申请文件或专利文 件,或者要求享有一项在该 日期之前提 出 的在先 申请优先权 的 专利 申请公布文件。这类 已公布 的 申请或者专利在 国 际初步审 查阶段不构成现有技术。
对进入 国家阶段 的 国 际 申请 的新颖性和创造性 的审查,分 别适用本指南第二部分第三章和第四章的规定。
5.5 单一性的审查
审查员应 当注意,在 申请人提 出 的作为审查基础 的 申请文 件中 ,要求保护的发明是否存在缺乏单一性的多项发明。
对于缺乏单一性的多项发明 ,需要核实以下内容:
( 1)缺 乏单一性 的 多项发 明 中是否包含 了在 国 际阶段 由于 申请人没有应审查员要求缴纳因缺乏单一性所需的附加检索 费或附加审查费 ,而导致未做国际检索或国际初步审查的发 明。
(2)缺 乏单一性 的 多项发 明是否包含 了 申请人在 国 际阶段 未缴纳 附加检索费或 附加审查费而表示放弃 的发 明(例如 申请 人在国际阶段选择对某些权利要求加以限制而舍弃的发明)。
(3)对于存在上述( 1)或(2) 中 的情形 , 国 际单位作 出 的发明缺乏单一性的结论是否正确。
经审查认定 国 际单位所作 出 的结论是正确 的,审查员应 当发 出缴纳单一性恢复费通知书,通知 申请人在两个月 内缴纳单 一性恢复 费。如果 申请人在规定期 限 内未缴纳或未缴足单一性 恢复 费 ,并且也没有删 除缺 乏单一性 的发 明 的,审 查员应 当发 出审查意见通知书,通知 申请人 国 际 申请 中上述未经 国 际检索 的部分将被视为撤 回,并要求 申请人提交删 除这部分 内容 的修 改文本 。审查员将 以删 除 了该部分 内容 的文本继续审查。
对于 申请人 因未缴纳单一性恢复 费而删 除 的发 明,根据专 利法实施细则第一百三十三条第二款、第四十八条第一款的规 定 ,申请人不得提 出分案 申请。除此情形外 ,国 际 申请包含两 项以上发明的 ,申请人可以依照专利法实施细则第一百三十三 条第一款的规定提出分案申请。
经审查认定申请人提出 的作为审查基础的申请文件中要 求保护 的主题不存在缺乏单一性 问题,但是与 国 际单位所作 出 的结论不一致的 ,则应当对所有要求保护的主题进行审查。
在国际阶段的检索和审查中,国际单位未提出单 一性问 题 ,而 实 际上 申请存在单一性缺 陷 的 ,参照本指南第二部分第 六章的规定进行处理。
5.6 避免重复授权的审查
如果进入国家阶段的国 际申请要求的是在中国提出的在 先 申请 的优先权,或者要求 的是 已经进入 中 国 国家阶段 的在先 国 际 申请 的优先权 ,则可能造成重复授权 。为避免重复授权, 对此两件专利 申请 的审查,适用本指南第二部分第三章第 6 节 的规定。
需要注意 的是 ,在上述两种情形 中,如 果 出现 了视为未要 求优先权或优先权不成立 的情况,则在先 申请可能成为破坏该 国 际 申请新颖性 的现有技术或抵触 申请。
5.7 改正译文错误
申请人 自 己发现提交 的权利要求书、说 明书及其 附 图 中文 字 的 中文译文存在错误 ,可 以在下述期 限 内提 出改正请求:
( 1) 在专利局作好公布发 明专利 申请 的准备工作之前;
(2)在收到专利局发 出 的发 明专利 申请进入实质审查阶段通知书之 日起三个月 内。
申请人改正译文错误 ,应当提出书面请求 ,同时提交译文 的改正页和缴纳规定的译文改正费。未按规定缴纳费用的 ,视 为未提出改正请求。对于提出书面请求并缴纳规定的译文改正 费 的 ,审查员应 当判断是否属于译文错误(参见本部分第一章 第5 .8节)。如果不属于译文错误 ,则应 当拒绝改正译文错误 的 请求 ;如果属于译文错误 ,则需要核实改正的译文是否正确。 在确认改正的译文正确的情况下,应当以此改正的文本为基础 做进一步审查 ;如果改正 的译文仍与原文不符,则 应 当通知 申 请人提交与原文相符的改正译文。
对于进入 国家阶段后又提 出分案 申请 的情况,如果在实质 审查阶段申请人自己发现其原申请译文错误而导致分案申请 也存在译文错误,则 申请人可 以办理改正译文错误手续 ,根据 其原申请在提出国际申请时所提交的国际申请文本改正译文 错误 。审查员按照上述要求对改正的译文文本进行审查。
对于以外文公布的国际申请 ,针对其译文进行实质审查, 一般不需核对原文。但是如果审查员在实质审查过程 中发现 由 于译文错误而造成的某些缺陷在原始提交的国际申请文本或 者国际阶段作出修改的原文中不存在 ,而在译文中存在 ,则应 当在审查意见通知书 中指 出存在 的缺 陷,例 如 ,说 明书不符合 专利法第二十六条第三款的规定,或者权利要求书不符合专利 法第二十六条第 四款 的规定,并要求 申请人澄清或者办理请求 改正译文错误手续。若申请人在答复时提交的修改文本超出了 原 中文译文记载 的范 围 ,但 未办理请求改正译文错误手续,则 审查员应 当发 出改正译文错误通知书。若 申请人未在规定 的期 限 内办理改正译文错误手续 ,则 申请被视为撤 回。