专利无效修改权利要求｜无效程序中权利要求修改的原则与禁区

【摘要】专利被提无效后，修改权利要求是专利权人最有效的防御手段，窗口期短、方式受限。修改须遵守《专利法》第三十三条不得超出原说明书和权利要求书记载范围、《专利法实施细则》第七十三条不得扩大原专利保护范围两大铁律。《专利审查指南》第四部分第三章将修改方式限于删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定和明显错误修正，且只能从授权权利要求书中取特征。修改时机集中于答复无效宣告请求书、应对请求人补充的理由证据、应对合议组引入新理由三类答复期限，口审辩论终结前仍有机会。修改不当将被不予接受，可能专利整体无效。

【目录】

一、修改权利要求的必要性：应对部分无效风险

二、修改权利要求的基本原则

三、修改方式的限制

四、修改的时机与答辩策略

五、修改后文本的审查

六、修改权利要求的常见禁区

一、修改权利要求的必要性：应对部分无效风险

专利被提无效，意味着独立权利要求的每项技术特征都要接受请求人证据的逐一检验。

无效宣告请求人通常会先针对独立权利要求，用一篇或几篇对比文件主张其缺乏新颖性或创造性。

只要独立权利要求被宣告无效，从属权利要求就失去了依托，整件专利往往面临全部无效。

专利权人主动修改权利要求，把保护范围缩小到请求人证据打不到的位置，是无效程序中最有效的防御手段。

• 无效程序是授权后修改权利要求书的主要机会，错过即失去主动调整空间
• 部分无效的后果是无效决定只宣告部分权利要求无效，剩余权利要求继续有效
• 修改的核心目标：在保住有效性的前提下，把保护范围缩到最小必要限度
• 修改方案应当针对请求人证据最强的无效理由设计，而非全面退让

以常见的创造性无效理由为例。

某实用新型专利独立权利要求记载A、B、C三个特征，请求人以对比文件1公开A、B主张其不具备创造性。

专利权人将原权利要求2记载的特征D并入独立权利要求，形成A、B、C、D的组合。

合议组经比对认为对比文件1、2均未公开D，且D带来预料不到的技术效果，据此维持专利有效。

这就是缩小保护范围保住专利的典型操作。

二、修改权利要求的基本原则

无效程序中的修改，首先必须守住两条法律底线。

第一条底线来自《专利法》第三十三条：修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

第二条底线来自《专利法实施细则》第七十三条：修改不得扩大原专利的保护范围。

《专利审查指南》第四部分第三章在此基础上细化了修改应当遵循的原则。

• 原则一：不得改变原权利要求的主题名称，产品权利要求不能改成方法权利要求
• 原则二：与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围
• 原则三：不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，含文字记载及本领域技术人员可直接确定的内容
• 原则四：一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征
• 修改应当针对无效宣告理由或合议组指出的缺陷作出，非回应性修改可能不予接受

修改是否超范围，以原说明书和权利要求书记载的范围为基准。

原记载范围既包括文字写明的内容，也包括本领域技术人员能够直接、毫无疑义确定的内容。

把下位概念改成上位概念，一般会被认定扩大了范围。

例如原申请只记载半导体存储装置，修改后写成存储装置，就可能被认定修改超范围。

修改是否扩大保护范围，要与授权公告的权利要求相比对。

比较基准是当前有效的权利要求，可能是授权公告文本，也可能是部分无效后保留的权利要求。

判断修改后的独权是否扩大保护范围，以原独权为基准，而不是以被并入特征的从权为基准。

三、修改方式的限制

按照《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节，修改方式一般限于四种。

第一种是权利要求的删除，去掉某项或者某几项权利要求。

第二种是技术方案的删除，从同一权利要求的并列方案中删去一种或者几种。

第三种是权利要求的进一步限定，在权利要求中补入其他权利要求记载的一个或者多个技术特征。

第四种是明显错误的修正，把本领域技术人员能唯一确定的笔误改正过来。

需要注意，修改只能从权利要求书中取特征，不能把说明书及附图的内容搬进来。

权利要求书与说明书的法律地位不同，说明书内容不能反向用于限定权利要求。

这是无效程序与授权程序的重要区别，授权程序中说明书可以支持权利要求，无效修改中则不能反向取用。

修改仅限于权利要求书，专利权人不得修改说明书和附图，外观设计专利权人不得修改图片、照片和简要说明。

请求人将无效理由指向某一从属权利要求时，也可以只修改该从属权利要求而不动独权。

司法实践已认可这种仅修改从权的方式，只要修改没有扩大保护范围即可接受。

四、修改的时机与答辩策略

修改权利要求的时机，直接决定修改是否被接受。

《专利法实施细则》第七十二条要求专利权人在指定期限内对无效宣告请求陈述意见。

实务中该答复期限通常从发文日起算，推定送达后再给一个月左右。

逾期未答复的，不影响合议组继续审理，但专利权人将丧失主动修改的机会。

• 时机一：针对无效宣告请求书进行答复时，可以采用删除之外的方式修改
• 时机二：针对请求人补充的无效理由和证据进行答复时，可以修改
• 时机三：针对合议组引入的请求人未提及的理由或证据进行答复时，可以修改
• 请求人自提出无效请求之日起一个月内可以补充理由和证据，专利权人应盯住这一窗口
• 口头审理辩论终结前，仍可以对权利要求书进行修改
• 在决定作出前，专利权人可以随时删除权利要求或其中的技术方案

修改与答辩要配套进行，这对应答复无效请求书时的整体应对策略。

先核对期限和请求书载明的证据，逐项列出请求人主张的无效理由。

再判断哪些理由可能成立，哪些证据与权利要求特征对应不上。

在此基础上确定修改方案，把最可能被击穿的特征用其他从权特征加固。

最后同步提交修改后的权利要求书和意见陈述书，逐条回应请求人理由。

• 先评估后修改：评估请求人证据与每一项权利要求特征的对应关系
• 修改幅度适度：能保留独权整体框架就不重排权利要求，避免引入新的解释问题
• 同步答辩：只交修改文本不陈述理由，容易被认为未针对无效理由作出回应
• 保留备份方案：口审中若合议组指出修改文本仍有缺陷，还有当庭调整的余地

五、修改后文本的审查

合议组首先审查修改本身是否被接受，再决定以什么文本为审查基础。

修改文本不符合修改原则的，合议组将不予接受，并通常通知专利权人。

不予接受的情形包括修改超范围、扩大保护范围、改变主题名称、非回应性修改等。

修改被接受后，合议组以修改后的权利要求书作为审查基础继续审查。

• 第一步：审查修改是否超范围、是否扩大保护范围、是否属于允许的修改方式
• 第二步：以修改后文本为基准，重新审查新颖性
• 第三步：重新审查创造性，将修改后的特征组合与对比文件逐一比对
• 第四步：审查公开充分、权利要求清楚、以说明书为依据等无效理由
• 决定阶段：维持有效、宣告全部无效或宣告部分无效，部分无效的应公告修改后的权利要求

请求人针对修改后的权利要求，需要调整其无效主张。

按照无效宣告审查的现行实践，请求人一般不能针对修改后的权利要求补交新证据。

请求人可以调整原有证据的组合方式，把证据重新组合用于评价修改后的权利要求。

请求人还可以补充公知常识性证据，例如教科书、技术手册中的记载。

修改只是缩小范围，并不自动保证专利继续有效。

若修改后的权利要求仍落入对比文件公开的范围，合议组同样会宣告其无效。

此时无效程序告一段落，专利权人可以在法定期限内就无效决定向北京知识产权法院提起诉讼。

六、修改权利要求的常见禁区

无效程序中的修改，一步走错就可能满盘皆输。

最常见的失误是修改超范围，把说明书中的技术特征直接并入权利要求。

审查指南不允许用说明书及附图的内容进一步限定权利要求，此类修改一般不予接受。

把下位概念改成上位概念、把实施例中的数值范围放大，同样踩中超范围红线。

• 禁区一：把说明书内容搬入权利要求，直接用说明书特征限定独立权利要求
• 禁区二：把修改当成全部重写，重排权利要求顺序、改写主题名称、优化撰写措辞
• 禁区三：非回应性修改，修改与无效理由无关，只为补强专利文本
• 禁区四：修改幅度过大，把全部从权特征塞进独权，导致范围过窄难以行使权利
• 禁区五：只改不辩，提交修改文本却不提交针对性的意见陈述

把修改当全部重写，是无效程序中代价最高的错误。

修改后的权利要求应当保持原有框架和编号体系，只做必要的特征调整。

任何超出回应无效理由需要的修改，都可能被认定为非回应性修改而不予接受。

即便合议组接受了修改，修改后放弃的内容也不再回归。

被删除的权利要求、被删去的技术方案，在无效决定作出后均不能重新主张。

• 删除即放弃：被删除的权利要求不再参与后续审查，也不能在侵权诉讼中再主张
• 修改后的文本是唯一审查文本，原文本不能作为备选恢复
• 修改文本若在口审中再次被否定，应权衡继续坚持原答辩思路还是接受不利结果
• 所有修改均应书面提出，口头陈述不产生修改效力，事后应补交书面文本